Obchodní firma VS ochranná známka

Při zakládání obchodní společnosti před sebou mají zakladatelé mimo jiné také velmi obtížný úkol – vymyslet název společnosti. Jejich snahou je, aby byl název chytlavý, snadno zapamatovatelný a často také aby rovnou zákazníky informoval o tom, co je předmětem podnikání společnosti. Zapomínají přitom ale na důležitou věc – zkontrolovat, jestli si někdo jiný takový název už nechrání ochrannou známkou. V tomto článku se podíváme na problémy a rizika, které to s sebou přináší.

Vysvětlení pojmů na úvod

Jméno společnosti, pod kterým je zapsána do obchodního rejstříku a pod kterým vystupuje v právních vztazích, se nazývá obchodní firma.

Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě[1]. Splnění těchto podmínek prověřuje rejstříkový soud[2], případně notář[3], před jejím zápisem do obchodního rejstříku. Ani jeden z nich ale nezkoumá, jestli obchodní firma není v kolizi se zapsanou ochrannou známkou. Případná kolize však může v budoucnu znamenat velké problémy.

Ochranná známka označuje typ průmyslového práva, kterým lze chránit unikátní označení – názvy, loga, vzory, znělky či například barevnou kombinaci. Tato ochrana je platná pouze pro skupinu výrobků a služeb, pro které je ochranná známka zapsaná na vybraném území.

Rejstříkový soud, respektive notář, má při zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku povinnost zkoumat, zda navrhované jméno není zaměnitelné s jiným již existujícím zapsaným jménem, popřípadě není-li klamavé. Nemá ale povinnost zkoumat, jestli dané jméno není shodné nebo podobné se starší ochranou známkou, která chrání shodné nebo podobné výrobky nebo služby, jaké bude vyrábět nebo poskytovat zapisovaná společnost. A protože nemá povinnost, tak to samozřejmě nedělá. Proto se může stát (a taky se často stává), že název právnické osoby (= obchodní firmu) tvoří označení, které už je chráněno starší ochranou známkou patřící někomu jinému.

Jak se na tuto situaci dívá zákon?

V ustanovení § 8 zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách je stanoveno, že nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat:

• označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,
• označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,
• označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné bez ohledu na to, zda je užíváno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka chráněna, a jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Od 1. 1. 2019 je v odst. 3 tohoto ustanovení explicitně zmíněno, že za užívání v obchodním styku se považuje mimo jiné zejména užívání označení jako název právnické osoby nebo obchodní firmy nebo jako součást názvu právnické osoby nebo obchodní firmy.

Pokud tedy (i v dobré víře o její unikátnosti) začnete používat název společnosti (= obchodní firmu), která je v kolizi se starší ochrannou známkou, může vám její vlastník zakázat užívat název společnosti ve spojení s výrobky nebo službami, které jsou jeho ochrannou známkou chráněny. Vlastník má dokonce právo požadovat, abyste svou obchodní firmu změnili.

Oboje je obzvlášť nepříjemné, pokud se o vašem narušování práv k ochranné známce daný vlastník dozví až poté, co má vaše společnost úspěch a vybudovala si již mezi zákazníky dobrou pověst. Rebranding v takovém případě může být velmi nákladný a nepříjemný.

Jak ideálně postupovat?

Nespoléhejte pouze na to, že váš název (= obchodní firma) je odlišní od jiných.

Prověřte také rejstřík ochranných známek a neomezujte se při tom pouze na Českou republiku. Zmíněné ustanovení zákona o ochranných známkách totiž není českou specialitou.

Zákon o ochranných známkách zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, a to se děje ve všech členských státech. Zákonná úprava ochranných známek je tak v celé EU, a nejen v ní[4], velice podobná.

Pokud tedy vaše společnost má potenciál expandovat za hranice České republiky, nechte si udělat rešerši pro všechny státy, které by pro váš vstup na trh přicházely v úvahu. Zabráníte tak tomu, abyste v některém státě museli vystupovat pod jiným jménem.

Po provedení rešerše je také velice vhodné přihlásit vlastní ochranné známky. Pro jakýkoli budoucí spor o označení se tím vaše pozice velmi posílí. Také budete mít silný nástroj pro obranu proti parazitování na vaší pověsti. Vymáhání práv z ochranné známky je totiž o poznání jednodušší než vymáhání nároků například na základě nekalosoutěžního jednání, případně nároků plynoucích z ochrany nezapsaného označení.

Můžete zaregistrovat ochrannou známku zaměnitelnou s existující obchodní firmou?

Pokud by nejdříve existovala obchodní firma (= zapsaný název společnosti), a až následně jiná společnost zapsala shodnou či podobnou ochrannou známku, může být obchodní firma zpravidla stále užívána. Uplatní se totiž princip priority: dřívější úpravě náleží právo označení stále užívat i bránit se proti zápisu ochranné známky.

Podle § 7 zákona o ochranných známkách se může zápisu ochranné známky bránit také uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, který přede dnem podání přihlášky nabyl práva k nezapsanému nebo jinému označení užívanému v obchodním styku, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti přihlašovaného označení s nezapsaným nebo jiným označením a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se tato označení vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti – což zahrnuje i společnost užívající obchodní firmu.

Pozice dané společnosti bude ale daleko horší ve srovnání se situací, kdy by byla vlastníkem ochranné známky. Vlastník ochranné známky totiž nemusí prokazovat žádné zveřejnění nebo všeobecnou známost známky. V podstatě jen ukáže výpis z rejstříku a má vystaráno. Navíc spoustu subjektů si před přihlášením ochranné známky nejdříve prověří rejstřík ochranných známek. Narazí-li na potenciální kolizi, raději označení změní. Na procházení obchodního rejstříku ale mnozí zapomínají. To je další důvod, proč registrovat ochrannou známku chránící název společnosti hned při jejím vzniku.

Čím se řídit při vymýšlení názvu společnosti?

Při vymýšlení názvu společnosti je dobré pracovat nejen s obchodním rejstříkem, ale také s rejstříkem ochranných známek, a vyhnout se tak kolizi se zapsanými známkami.
Poctivostí a zodpovědným přístupem při vymýšlení názvu a jeho ochraně na začátku podnikání se vyhnete výrazným komplikacím v budoucnu.

Pokud se vám podaří vymyslet název, který nezasahuje do cizích zapsaných práv, ochraňte si ho vlastní ochrannou známkou, a to nejen na území České republiky, ale všude tam, kde by v budoucnu mohly ležet vaše zájmy.

[1] § 424 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

[2] § 90 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících

[3] § 108 an. zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících

[4] Většina vyspělých států světa jsou účastníky mezinárodních smluv, které upravují průmyslová práva, např.: Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891 nebo Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva) ze dne 20.3.1883